亞律國際專利商標聯合事務所

本文的目的在於介紹上述各項策略，以使讀者更加清楚的了解，在收到美國最後核駁時，所能進行的對應策略，並讓讀者能夠根據自身需求，進行最有利的策略選擇。

直接回覆

1.直接修正
當最後核駁通知函中指出申請案包含有可獲准的請求項，或是僅存在形式上的小錯誤時，則申請人可採用直接修正的策略，在最後核駁通知發文日起3個月至6個月內，提出直接修正。
✱需特別注意的是，若採用直接修正的策略，則在未刪除某附屬項的情況下不可新增附屬項。

2.直接提出答辯
如申請人認為申請專利範圍無需進行實質性的修改，則可在最後核駁通知發文日起3個月至6個月內，直接向審查委員提出答辯理由書，向審查委員進一步說明申請案可核准的理由。如審查委員同意答辯理由，則會發出核准通知(Notice of Allowance)；如審查委員不同意答辯理由，則會發出諮詢意見(Advisory Action, AA)指出無法核准此申請案的理由，此時申請人能夠根據AA內容，決定後續的對應策略。

提出面詢(interview)

申請人除了以書面陳述方式提出答辯理由，根據37CFR1.133之規定，申請人亦能夠親自或經由美國代理人，與審查委員進行面詢(interview)，透過與審查委員面對面進行更直接的溝通與討論，了解審查委員的想法，以更正確的決定後續的對應策略。

提出AFCP 2.0(After Final Consideration Pilot 2.0)

1.簡介
After Final Consideration Pilot 2.0(AFCP2.0)為美國專利商標局(USPTO)於2013年所推出的試辦計畫，AFCP 2.0計畫旨在減少請求繼續審查(RCE)的申請數量、並增加申請人與審查委員之間的合作關係，以達到提升審查程序效率之目的。

2.AFCP 2.0的申請要件
(1)AFCP 2.0的申請書，並以電子送件方式提交。
(2)提出至少一個獨立項的修正，但不得擴大該項獨立項的實際保護範圍。
(3)申請人需配合審查委員於後續程序中所提出之電詢或面詢要求。
(4)在最後核駁通知發文日起3個月至6個月內，提出申請。

3.當各項要件齊備後，審查委員會根據實際狀況作出以下回覆
(1)若審查委員評估申請人所提的修正內容，無法在美國專利商標局(USPTO)給予的額外時數(通常為3小時)內完成額外的檢索以及可專利性的判斷，則審查委員將依現行的一般原則處理申請人所提出的回覆，例如寄發Advisory Action(AA)給申請人，以供申請人能夠根據AA內容，決定後續的對應策略。

(2)若審查委員評估申請人所提的修正內容，能夠在美國專利商標局(USPTO)給予的額外時數(通常為3小時)內完成額外的檢索以及可專利性的判斷，審查委員可在完成考慮後直接寄發結果通知給申請人。若審查委員認為申請案可以核准，審查委員會直接寄發核准通知；若審查委員認為申請案還不到可核准的狀態，審查委員將會聯絡申請人進行電詢/面詢，或是直接寄發Advisory Action(AA)給申請人以作核駁通知。
✱美國專利商標局(USPTO)已公告AFCP 2.0之施行時間延長至2024年09月30日。

請求繼續審查RCE(Request for Continued Examination)

申請人能夠於收到最後核駁(FOA)、Advisory Action(AA)，完成面詢、完成AFCP 2.0程序後，在最後核駁通知發文日起3個月至6個月內，向美國專利商標局(USPTO)請求繼續審查(Request for Continued Examination, PCE)申請案，並且可以一併提出新的答辯理由及/或專利範圍的修正，再一次地向審查委員(通常為同一位審查委員)說明申請案與引證案在技術特徵上的差異。

在申請人提出RCE之後，通常審查委員會再給予兩次審查意見通知的機會，但是，如果申請人並未修正專利範圍內容，且審查委員認為根據先前的引證案即能夠直接給出結論，也有可能直接發出FOA。因此，實務上通常都會建議申請人先進行面詢，並在收到AA之後，對專利範圍進行修正才提交RCE，這樣做可以在很大程度上避免提交RCE之後第一次審查意見通知書就是FOA的情況。

另外，需注意的是，在無特殊狀況下，進行RCE的審查委員通常與初審時的審查委員為同一位，所以在解讀申請案的技術內容時，通常審查委員的觀點往往已經被定型，相同或類似的爭點較難被相同的審查委員所接受。

延續案

在母案存在的情況下，例如母案放棄或母案獲准專利權前，申請人都可以提出延續案的申請，其中，延續案包含連續申請案(Continuation Application, CA)以及部分連續申請案(Continuation-In-Part Applications, CIP)。

1.連續申請案(Continuation Application, CA)
連續申請案(CA)係指專利權人於母案放棄或獲准專利權前提出的另一件專利申請案，連續申請案與母案所揭示的實質內容完全相同，只有請求項文字進行部分的修正，修正內容未引進新的發明技術，因此連續申請案(CA)沒有變更系爭發明實質內容的問題。連續申請案(CA)的「有效日」指國內先申請優先權基礎案的申請日，該有效申請日為專利審查要件(例如新穎性與非顯而易見性)之判斷基準日。

另外，若母案經審查後已有部分專利範圍為可獲准狀態，則母案能夠先就可獲准的專利範圍先取得專利權，而其餘仍需經過答辯程序的欲爭取請求項則可提出連續申請案(CA)之申請。

2.部分連續申請案(Continuation-In-Part, CIP)
專利申請案進入審查後，原則上申請人便無法新增新的技術內容至說明書中，因此發明於嗣後若又產生新的進展，而想要將新的發明技術內容加入原專利申請案時，美國專利法允許申請人提出部分連續申請案(CIP)，以新增專利母案所沒有的技術內容。

換言之，發明人可利用部分連續申請案(CIP)增加新的發明技術內容，因此在部分連續申請案(CIP)中，說明書的其中一部分內容會與母案相同，而說明書的另一部分則為母案原本並未記載的新事項。

在部分連續申請案(CIP)中，僅有與母案相同的部分可主張母案申請日為其有效申請日，額外增加的新技術內容僅得以部分連續申請案(CIP)本身的申請日為其有效申請日。
審查委員對於部分連續申請案(CIP)之審查，通常是先以母案申請日作爲部分連續申請案(CIP)的有效申請日，倘若出現權利衝突或需要對比文獻時，才會區分新發明與舊發明，並區分各自適用的有效申請日。

訴願

1.訴願(Appeal)
美國專利審查過程中通常是由同一位審查委員進行審查(即使提出請求繼續審查RCE後也是)，而經過多次審查歷程後，審查委員的觀點以及對申請案的看法大致底定，審查委員的看法通常較難以改變。因此申請人可在最後核駁通知發文日起3個月至6個月內，向專利審判暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)提出訴願請求(即提出訴願通知書, Notice of appeal)。專利審判暨訴願委員會(PTAB)在收到訴願請求後將組成專門審查小組和召開訴願會議(appeal conference)。

其中，訴願會議的成員包括原處理該申請案的審查委員、一位主任審查委員(supervisory patent examiner, SPE)及另一位對於該訴願案申請的內容所涉及的領域有一定程度理解的審查委員。訴願會議中的各成員於閱讀訴願書後，將作出建議，原審查委員即參考此建議，而作出是否准予訴願書所爭執的申請專利範圍請求項的決定，或決定與申請人進行協商可核准的請求項項次，或決定續行訴願程序。

2.先行訴願(Pre-Appeal)
先行訴願(Pre-appeal)是美國專利商標局(USPTO)對於進入訴願程序(appeal)前的一個先審查方案，讓申請人考慮進入訴願前，若核駁理由有事實或法律上錯誤而明顯不當的瑕疵問題(例如引證案引用錯誤、法條引用錯誤、專利範圍解釋錯誤等等)，申請人可在最後核駁通知發文日起3個月至6個月內，提出先行訴願(Pre-appeal)。

先行訴願的目的在於，確認最後核駁(FOA)是否有不適當的核駁內容(例如法條引用錯誤、核駁事實認定錯誤等等)以及確認核駁理由是否缺少任何應有的訊息。

當申請人欲提出先行訴願時，應在提出訴願通知(notice of appeal)時，同時請求先行訴願(pre-Appeal)程序，訴願先行可以僅針對審查委員對部分請求項的意見。其中，在提出訴願通知中，所提出的先行訴願理由書之內容不得超過5頁，而先行訴願的決定包括進入訴願(Appeal)、重啟審查程序、核准專利與撤銷先行訴願(有瑕疵時)。

結論

綜上所述，美國專利的最後核駁(FOA)與我國的核駁通知非常相似，但往往因較少接觸到美國專利，使得許多申請人在收到最後核駁(FOA)後，通常會感到慌張或失望。

而本文係簡單說明美國專利在發出最後核駁(FOA)後，所能進行的多種策略(包含直接回覆、提出面詢、提出AFCP 2.0、請求繼續審查RCE、延續案以及訴願)。希望能藉由前述說明，提供讀者更能了解美國專利商標局(USPTO)提供申請人在收到最後核駁(FOA)後，所能進行的各項對應策略，並能夠以此透過自我檢視以及與專業人士溝通後，選擇最有利於自身發明的策略。